光华经典案例二十四：排除商标申请障碍的系列措施

一、背景2019年至2023年间某事务所以下简称“该事务所”针对其自有商标“光华”开展了一系列法律行动以应对“光华知识产权有限公司”以下简称“该代理机构”可能带来的市场干扰维护自身商标权益。除字号争议外该代理机构的关联公司“苏州华光法律咨询服务有限公司”原名为“苏州劳维法律咨询服务有限公司”下称“关联公司”已在第45类法律服务相关类别上注册了与该事务所字号“光华”相同或近似的多件商标。此外该关联公司的商标代理行为中存在多件被认为违背代理职业道德的情形例如为其客户申请注册与知名品牌近似的商标、利用无实际经营实体进行商标囤积、抢注名人姓名等。二、商标注册申请及初步驳回2021年7月9日该事务所在第45类向国家知识产权局商标局提出“光华”商标注册申请。2022年1月14日该事务所收到商标驳回通知书商标局引证的商标如下| 序号 | 商标名称 | 申请号 | 初审/注册日期 | 申请人 || 1 | 光华GuangHua | 16223944 | 2016-05-21 | 苏州劳维法律咨询服务有限公司 || 2 | 华光 | 42061828 | 2020-08-14 | 苏州劳维法律咨询服务有限公司 || 3 | 光华 | 42066205 | 2020-11-28 | 苏州劳维法律咨询服务有限公司 || 4 | 光华GOHUA | 43493723 | 2020-09-21 | 苏州劳维法律咨询服务有限公司 || 5 | 光华GuangHua | 6881674 | 2014-05-07 | 苏州劳维法律咨询服务有限公司 || 6 | 光华 | 47994872 | 2021-03-20 | 苏州劳维法律咨询服务有限公司 || 7 | 金光华广场 | 7865531 | 2011-03-07 | 深圳金光华实业集团有限公司 |*注苏州劳维法律咨询服务有限公司后更名为苏州华光法律咨询服务有限公司。该驳回结果与此前商标代理人提交申请前的风险判断基本一致。该事务所针对各引证商标逐一采取了排除措施。三、采取的排除措施1. 商标异议与无效宣告申请由于多数引证商标属于同一关联公司且该公司与该事务所之间存在长期商标确权争议本案中的异议与无效申请在证据及理由阐述上具有相似性。在驳回复审程序中仅有第47994872号商标符合异议申请条件该事务所依法提出了商标异议申请。同时表1中序号1-5的商标符合无效宣告申请条件该事务所依法提出了无效宣告申请。1商标近似性被异议/无效商标指定使用的服务为第45类中的法律服务与该事务所申请商标的服务类别相同属于同一种或类似服务。该事务所申请商标“汉之光华”完整包含被异议/无效商标的文字部分“光华”二者同时出现在市场中有可能引起相关公众的混淆。事实上已有客户因此产生误认对该事务所的正常经营造成了一定影响。2不以使用为目的的商标申请行为依据北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》2019年4月24日的相关规定商标申请人明显缺乏真实使用意图且具有申请注册与他人知名商标或商业标识近似且情节严重、大量申请注册商标且缺乏正当理由等情形的可认定违反《商标法》第四条。该事务所经查询发现被异议商标的代理机构与申请人之间存在关联关系申请人实为借第三方名义抢注他人知名商标。该关联公司在多个类别上申请注册了大量知名品牌商标包括“小红书”“小鸣单车”等其申请数量远超正常经营所需构成商标囤积行为。部分抢注申请已被商标局驳回但结合申请人申请行为的整体情况其恶意注册意图较为明显。3市场混淆该事务所与关联公司均从事知识产权代理业务业务范围存在重合主要市场区域均以长三角地区为核心。在字号、商标构成近似或相同的情况下共存于市场可能导致相关公众的混淆。该事务所此前已通过客户问询得知该关联公司的存在实际混淆已经发生。经商标局审查对该事务所针对上述引证商标提出的不予注册或予以无效的请求予以支持相关商标障碍被排除。2. 撤销连续三年不使用商标根据《商标法》第四十九条对于没有正当理由连续三年不使用的注册商标任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。该事务所通过互联网检索、实地走访、工商查询等方式未发现深圳金光华实业集团有限公司在第45类指定服务上对“金光华广场”商标的使用痕迹因此向商标局提出了撤销连续三年不使用注册商标的申请。商标局向该商标所有人发出《提供商标使用证据通知》后对方未进行答辩。该商标被依法撤销不再构成对该事务所商标申请的障碍。四、处理结果各项引证商标的最终裁定结果如下| 序号 | 商标名称 | 申请号 | 裁定结果 || 1 | 光华GuangHua | 16223944 | 予以无效 || 2 | 华光 | 42061828 | 予以无效 || 3 | 光华 | 42066205 | 予以无效 || 4 | 光华GOHUA | 43493723 | 予以无效 || 5 | 光华GuangHua | 6881674 | 予以无效 || 6 | 光华 | 47994872 | 不予核准注册 || 7 | 金光华广场 | 7865531 | 予以撤销 |上述引证商标在商标局审查阶段均被排除为该事务所“光华”商标的注册申请创造了条件。五、后续措施在完成上述维权措施的同时该事务所将相关材料整理后向上海市知识产权局提交了纳入重点商标保护名录的申请。六、总结针对商标局引证的不同类型障碍商标可采取不同的应对策略对于满足连续三年不使用条件且经查无使用痕迹的可优先申请撤三对于明显属于商标囤积、具有恶意注册历史的可通过异议或无效宣告程序在收集证据并充分阐述理由的基础上向商标局提交相应材料以排除注册障碍。商标维权措施通常需要根据前一阶段的结果进行分析并决定后续行动。